Droit des marques : Absence de nullité de la marque « Scootlib » pour dépôt frauduleux

6 novembre 2017 | Deutsch Dieser Artikel auf deutsch

Dans une décision très pédagogique du 26 mai 2017 sous le numéro 16/06791, la Cour d’appel de Paris rappelle les conditions de l’action en nullité pour dépôt frauduleux d’une marque. Les faits de la décision étaient les suivants.

 

Est-ce que le signe « Scootlib » a été déposé en fraude des droits sur la marque « Velib’ » ?

 

En été 2007, la ville de Paris a commencé à exploiter le service de mise à disposition de vélos en libre-service sous le signe Velib’. Dans ce contexte, elle a, dès février 2007 déposé un certain nombre de noms de domaines ainsi qu’une marque française Velib’. Dès 2008, la ville de Paris a également déposé une marque Autolib’ en vue de l’exploitation d’un service similaire de mise à disposition de voiture électrique de location qu’elle a mis en place en décembre 2011.

 

En parallèle, une société luxembourgeoise Olky International, a déposé, le 9 octobre 2007, une marque française Scootlib pour désigner notamment en classes 12, 36 et 39 des « véhicules, assurances, transports ». Dès décembre 2009, cette marque a été donné en licence pour l’exploitation d’un service de location de scooter.

 

La ville de Paris a eu connaissance de ce service de location de scooter dès novembre 2010. Elle adresse immédiatement une mise en demeure à la société Olky International et dépose à son tour la marque Scootlib dans les classes 1 à 45.

 

Sa mise en demeure restant infructueuse, la ville de Paris assigne la société Olky en dépôt frauduleux de la marque Scootlib, contrefaçon de sa marque Velib’ et concurrence déloyale et parasitaire.

 

La Cour rappelle les conditions de l’action en nullité pour dépôt frauduleux

 

En effet, l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne estimant avoir un droit sur une marque dont l’enregistrement aurait été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, d’en revendiquer sa propriété en justice.

 

Or, la demande de la ville de Paris a été rejeté par le TGI de Paris, saisi de l’affaire, qui a estimé que le dépôt de la marque française Scootlib’ n’était pas frauduleux au regard du signe Velib’.

 

L’appel interjeté par la ville de Paris est également rejeté : La Cour d’appel rappelle d’abord dans une décision pédagogique qu’il convient de se placer au jour du dépôt litigieux, dont la validité est contestée, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi qui pouvait présider à l’enregistrement. Ensuite, la cour précise qu’il ne suffit pas de produire un droit antérieur pour qualifier un dépôt de frauduleux, mais qu’il convenait de démontrer (la mauvaise foi ne se présume point) que le déposant cherchait à priver la ville de Paris d’un signe qui paraissait nécessaire à son activité.

 

L’importance des éléments de preuve

 

Il incombait donc à la ville de Paris de prouver qu’elle avait l’intention de lancer un service de location de Scooter, à l’instar de Velib’ et Autolib’, et que ce projet était antérieur au dépôt de la marque Scootlib’. Or, la ville de Paris n’a pas pu apporter cette preuve : elle pouvait certes démontrer qu’elle avait un projet d’exploitation d’un service de location de Scooter, mais sa preuve la plus ancienne de ce projet remonte à novembre 2007, alors que la marque litigieuse a été déposée en octobre 2007….

 

La Cour d’appel de Paris a donc rejeté l’action en nullité engagée contre la marque Scootlib, la ville de Paris n’ayant pas pu établir le caractère frauduleux du dépôt de ce signe. La juridiction rappelle à juste titre que l’action en nullité pour dépôt frauduleux d’une marque ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

 

La solution semble sévère pour la ville de Paris qui a bien pu apporter la preuve qu’elle avait un projet d’exploitation d’un service de mise à disposition de scooter en libre-service. Or, les éléments de preuve fournis n’étaient pas antérieurs au dépôt de la marque contestée. L’exemple montre l’importance d’établir et de conserver des preuves dès le stade de la conception d’un projet.