En l’espèce, une société française a personnalisé et commercialisé des montres de la marque de luxe ROLEX. Elle a plus précisément proposé à ses clients un service de personnalisation (« customisation ») des montres de la marque ROLEX sur commande, en transformant des modèles originaux de la marque ROLEX selon les demandes du client. Elle a également fabriqué des « éditions limitées », en déclinant les montres d’origine sous forme de « concepts ». Elle a proposé ses produits à la vente sur son site Internet et les réseaux sociaux.



Les titulaires des différentes marques ROLEX ont introduit une action en contrefaçon de marque par reproduction à l’encontre de cette société, demande qui a été accueilli favorablement par le TJ Paris. 

La personnalisation des produits de marque tombe-t-elle sous l’exception de l’épuisement des droits ? 

Afin de s’opposer à la demande de contrefaçon de marque, la défenderesse a essayé de faire valoir l’exception de l’épuisement des droits, prévue à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle :

« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. »

Le Tribunal de Paris a néanmoins rejeté l’argumentation de la défenderesse et décidé que l’exception de l’épuisement des droits ne pouvait pas justifier la commercialisation de produits de marque « customisés », qui est en soi illicite. Selon l’al. 2 de l’article L. 713-4 précité du CPI, le titulaire de la marque peut en effet s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation de son produit marqué, même après la première mise en circulation de celui-ci dans l’espace économique européen, s’il justifie d’un motif légitime, tel que notamment la modification ou l’altération du produit.

En l’espèce, les montres ROLEX ont subi des transformations et modifications substantielles, portant atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque.

Attention donc si vous voulez proposer un service de personnalisation ou customisation de produits de marque, sans en parler au préalable avec le titulaire de celle-ci : la commercialisation de produits modifiés peut constituer un acte de contrefaçon de marque par reproduction !

Si ce sujet vous intéresse et que vous avez des questions précises en matière de contrefaçon de marque, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Le cabinet d’avocats DOMANSKI vous conseille pour toute question en droit des marques.