l’Action en déchéance en droit des marques : la preuve de l’usage sérieux
La preuve de l’usage sérieux d’une marque dans l’action en déchéance en présence d’une sous-catégorie de produits et services
Dans une décision du 20 décembre 2024, l’INPI a retenu la déchéance partielle de la marque « GPA RECYCLEUR d’AUTOMOBILES » pour défaut d’usage sérieux des produits et services désignés par la marque.
Cette décision permet de rappeler les conditions de l’action en déchéance pour défaut d’usage d’une marque en cas de pluralité d’activités constituant une sous-catégorie de produits ou services.
La preuve de l’usage de la marque en cas de pluralité d’activités
En l’espèce, la société X, titulaire de la marque GPA RECYLEUR d’AUTOMOBILES, a pour activité la collection de pièces et matières qui composent les véhicules et automobiles afin de leur donner une seconde vie (après avoir recycler les produits polluants). Sa marque désigne à la fois une activité de vente de pièces détachées (d’occasion), à la fois un service de recyclage et une activité de vente de véhicules hors d’usage, et enfin une activité de transport de véhicules et de pièces. Pour protéger son signe « GPA RECYCLEUR d’AUTOMOBILES » pour ses différentes activités, elle a déposé la marque dans les classes 4, 6, 12, 17, 39 et 40.
Cette marque est contestée par un concurrent au motif que la société X ne ferait pas d’usage sérieux de celle-ci, au moins pas pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle a été déposée. La société X devait donc rapporter la preuve de l’usage de la marque pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle l’avait déposée.
Rappel des conditions de l’action en déchéance pour défaut d’usage d’une marque
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance d’une marque doit être prononcée si son titulaire n’en fait pas un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque a été déposée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le délai de cinq ans court par principe à compter de la date d’enregistrement de la marque.
Pour une marque française, l’usage sérieux doit avoir lieu sur le territoire français. Le titulaire de la marque peut apporter la preuve de l’usage sérieux par tout moyen. Il peut être dispensé de cette preuve en cas de « juste motif » qui pourrait expliquer le défaut d’usage sérieux de sa marque. L’usage de la marque peut également être effectué par un licencié ou toute personne habilitée.
Est-ce que l’usage d’une marque sous une forme modifiée peut constituer un usage sérieux de celle-ci ?
En l’espèce, la société X a pu apporter différents éléments de preuve pour l’usage de sa marque en France, notamment son site Internet orienté vers le marché français et des factures émises à des clients en France.
L’INPI a néanmoins constaté lors de l’analyse du dossier que certaines pièces montrent la marque sous une forme modifiée, c’est-à-dire pas tout à fait comme elle a été enregistrée. Il est rappelé que l’usage même sous une forme modifiée peut constituer un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, si la modification du signe n’en altère pas le caractère distinctif. C’est pour cette raison que l’INPI n’a pas en l’espèce écarté les éléments de preuve présentant la marque sous une forme modifiée.
L’usage sérieux doit forcément être un usage important de la marque
Pour être qualifié de « sérieux », l’usage doit également représenter un certain volume, pour ne pas être qualifié de symbolique, voire fictif. La preuve du caractère important de l’usage peut également être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’INPI a retenu le caractère important de l’usage du signe « GPA RECYLEUR d’AUTOMOBILES », mais seulement pour une partie des activités de la société X : Pour ce qui est des services de transports (de véhicules et de pièces) revendiqués par la société X, l’INPI estime que des photos sur le site Internet de la société X montrant des camions avec le logo « GPA » ne constituent pas une preuve suffisante d’une réelle activité de transport, s’il n’y a pas de factures ou d’autres pièces pouvant justifier de la réalité de celle-ci.
La preuve de l’usage sérieux de la marque en présence d’une sous-catégorie autonome
Dans sa décision du 20 décembre 2024, l’INPI rappelle enfin que la preuve de l’usage sérieux doit être apportée pour chacun des produits et services visés par la marque. L’INPI recommande plus précisément qu’il faut vérifier si les produits et services pour lesquels un usage sérieux a été prouvés ne constituent pas une sous-catégorie autonome qui permettrait de créer un lien avec d’autres produits et services désignés par la marque.
L’existence d’une sous-catégorie autonome permet alors d’étendre la preuve de l’usage sérieux d’autres produits et services désignés par la marque, si ceux-ci appartiennent nécessairement à la même sous-catégorie.
En l’espèce, l’INPI a estimé que la société X a apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les services de recyclage, ce qui permettait par conséquent d’apporter la preuve de l’usage de la marque pour des services en lien avec cette activité de recyclage.
Eviter la déchéance de sa marque avec une rédaction juste des classes de produits et services
On peut tirer deux enseignements de cette décision :
- L’importance de la rédaction des classes lors du dépôt d’une marque :
Il est important de viser l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque sera exploitée, tout en incluant les produits et services appartenant à la même sous-catégorie, afin d’anticiper un développement de l’activité du titulaire de la marque.
- L’importance d’exploiter la marque pour l’ensemble des catégories et sous-catégories de produits et services désignés par la marque, tout en conservant des éléments de preuve de l’usage de la marque dans les différents domaines d’activité pour répondre à une éventuelle action en déchéance contre la marque.
Si vous avez des questions sur l’action en déchéance d’une marque en droit français, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe d’avocats spécialisés.
